今年の論文本試験　商標　設問（２）について質問させてください。

甲は、防護標章登録を受けているので、指定商品「茶」、登録商標「ＢＣＤ」は著名
丙の、指定商品「茶」、商標「ＢＣＤ」は４条１項１０号で拒絶されないのですか？
１０号は、未登録商標に限らず登録商標は引用されないのでしょうか？
２社の速報会では、甲の登録商標及び登録防護標章との関係では、
丙の出願は４条１項１０号に該当しないとあります。
よろしくご教授ください。

ちなみに、審査基準には↓
本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、
防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識
された商標と認定された商標（注１）については、その登録又は認定に従い
需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。

論文本試験　商標　設問（３）の間違いでした。

まずは、１０号と１２号の審査基準の内容を確認してください。

八．第４条第１項第１０号
１．本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。
２．本号の規定の適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に（第４条第３項参照）、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない。
３． 本号の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、この基準第２（第３条第２項）の２.(1)及び(2)を準用する。
４． 本号でいう「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と類似するものとする。
ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているものその他著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除く。
（例）該当例は、この基準第３の九（第４条第１項第11号）の４．(6)と同様である。５． 取引形態が特殊な商品又は役務（例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務）に係る商標についての上記３．の立証方法及びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の取引の実情を充分考慮するものとする。
６. 外国の商標の我が国内における周知性の認定にあたっては、当該商標について外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数カ国で役務の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充分勘案するものとする。
７． 本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標（注１）については、その登録又は認定に従い需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。
　 （注１)特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。
（参考）その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料については商標審査便覧を参照。

十．第４条第１項第１２号
１．本号の規定に該当する商標は、登録防護標章と同一のもの（相似形を含む。）に限る。

コメントありがとうございました。

書き方が悪くて申し訳ございません。

防護標章登録を受けたのは、甲の商標「ＢＣＤ」指定商品「菓子」です。

実際に著名になっているのは、甲の商標「ＢＣＤ」指定商品「茶」です。

これに対して、丙の、商標「ＢＣＤ」指定商品「茶」は４条１項１０号で拒絶されないのかなという質問です。


本試験の問題を抜粋します。

甲は、指定商品「茶」について登録商標「ＢＣＤ」を有している。甲の商標権は、昭和
62年（1987年）９月１日商標登録出願、平成元年（1989年）６月30日に設定登録され、平
成11年（1999年）７月30日に第１回目の更新登録がされたものである。

また、甲は、指定商品「菓子」について、上記登録商標に基づいた防護標章登録出願を
平成18年（2006年）８月１日に行い、平成19年（2007年）１月31日に設定登録を受けてい
る。

丙は、指定商品「茶，菓子」に係る商標「ＢＣＤ」について平成21年（2009年）７月31
日に商標登録出願をした。

設問(3)
丙の商標登録出願に係る商標の登録について、平成21年（2009年）８月10日の時点に
おいて、丙の代理人として想定すべき、甲の登録商標及び登録防護標章が障害となる拒
絶理由を説明せよ。

まずは、６４条の審査基準の紹介から。

（審査基準）
第１１　第６４条（防護標章登録の要件）
１．「需要者の間に広く認識されている場合」とは、「著名の程度に至った場合」をいう。
２．著名度の判断基準については、次のとおりとする。
　（１）防護標章登録出願に係る登録商標（以下「原登録商標」という。）の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実を考慮する。
　（２）原登録商標の広告、宣伝等の程度又普及度について考慮する。
　（３）原登録商標権者の企業規模、営業関係（生産又は販売状況等）、企業の取り扱い品目等について商品若しくは役務との関連を考慮し、当該企業の状況を考察する。
　（４）原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する。
３．商品又は役務の出所の混同を生ずるか否かは、原登録商標の指定商品又は指定役務と防護標章登録出願の指定商品又は指定役務との関係について、次の事項を考慮し、総合的に判断するものとする。
　（１）非類似商品との関係では、生産者、販売者、取り扱い系統、材料、用途等の見地からみて、また、非類似役務との関係では、提供者、提供内容、提供の用に供する物等の見地からみて、同一企業からでたものと一般的に認識されること。
　（２）（１）以外の場合であっても、商品又は役務の出所につき原登録商標権物と密接な関係があるものと一般的に認識されていること。
４．商品又は役務の普通名称を含む商標を、その商品又は役務以外の商品又は役務について防護標章登録出願をした場合であっても、他の要件を具備している限り、防護標章登録を認めるものとする。

特許庁の公表論点によると、

防護標章登録における他人の商標権の存続更新の有無と
不登録事由（６４条関連）との関係

を聞いているのであるので、

商標法　第６８条（商標に関する規定の準用）
２　第１４条から第１５条の２まで及び第１６条から第１７条の２までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第１５条第一号中「第３条、第４条第１項、第７条の２第１項、第８条第２項若しくは第５項、第５１条第２項（第５２条の２第２項において準用する場合を含む。）、第５３条第２項」とあるのは、「第６４条」と読み替えるものとする。

とあるので、４条１項１０号等で拒絶されることはありません。
防護標章登録に基づく拒絶理由は６４条となります。

審査基準のその他には、「商標法制定の趣旨に反する」旨の
拒絶理由がなされる場合があります。
いずれも、登録防護標章に関する拒絶理由になりますが、
先願の登録商標については、４条１項１１号や同１０号の
拒絶理由を記載すればOKだと思います。

返信ありがとうございました。

本試験 商標設問（１）の趣旨が全くできなく、
足きりになりそうでしたので、質問させていただいた次第です。

最終的には、１０号の適用はありうるという事で安心しました。

ところで、商標設問（１）の趣旨を普通に書けていた受験生ってどれくらいいるのでしょうか？
自分は、趣旨を覚えていなくて作文してしまい撃沈です…。

商標設問（１）の趣旨を特許庁公表論点によると、
「商標法における保護の目的及び存続期間を定めた趣旨」
とあります。

これを、代々木塾の論文サブノート等の基本レジメによると
下記のようになります。参考にされたい。これは、LECにしろ、Wセミナーにしろ、パテントラボにしろ、最近設立された弁理士受験予備校等において、そう差がない内容になっています。
また、各予備校の論文基本レジメ一式は、読んでおいたほうがよい。口述試験には使えませんが、短答試験対策にも利用できます。

【商４１】　商標権の存続期間の更新登録制度について説明せよ。
１(1)商標権の存続期間の更新登録制度とは、既存の商標権の実体の同一性を保持しつつ、更に10年間その効力の存続わ認める制度をいう(19条2項等)。
　(2)商標権は商標に化体された信用を保護することを目的とするため、特許権におけるような保護と利用との調和点という意味で存続期間を限る必要はない。むしろ、存続期間を限ることは、長年にわたる商標の使用の結果蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に相反する。
　しかし、何らの制限なしに一度設定された商標権が永久に存続するということは、権利者がもはや業務に廃止その他の理由によりその商標権の存続を希望しなくなったような場合や、長期間使用されていない登録商標が存在し続けることによって商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合に不当な結果を招くことは明らかである。
　そこで、法は、上記問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的要求を満足させるべく、商標権の存続期間を一応10年とする一方、何回でも存続期間を更新することができる本制度を採用した(19条2項等)。
　尚、平成８年の法改正において、商標法条約13条(4)(iii)及び13条(6)の規定を遵守するため、更新については、使用チェック及び実体審査を伴う更新出願制度(旧19条2項等)を廃止し、更新登録の申請と料金納付のみにより、使用チェックや実体審査を行うことなく更新を認める更新申請制度を導入することとした。

平成22年の本試験の第7問の（ホ）の枝が正しいかどうか教えてください。

正しい。
根拠条文は、商標法４条１項９号が商標法４６条１項１号の無効理由に該当するからです。なお、商標登録無効審判は、特許無効審判、実用新案登録無効審判及び意匠登録無効審判と異なり、平成１５年改正後においても利害関係人が審判請求人となっています。

商標法４条１項９号
九　政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。）

商標法４６条１項１号
商標法　第４６条（商標登録の無効の審判）
　商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第３条、第４条第１項、第７条の２第１項、第８条第１項、第２項若しくは第５項、第５１条第２項（第５２条の２第２項において準用する場合を含む。）、第５３条第２項又は第７７条第３項において準用する特許法第２５条の規定に違反してされたとき。

誤りである。

根拠条文は、商標法４条１項９号が商標法４６条１項５号の無効理由に該当していないからです。

五 　商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているときは９号が抜けているから９号違反となった場合に利害関係人は請求できない。

この場合の利害関係人は９号の本人のみとなる。

271 鉈嘉一郎さんの誤りは、青本及び審査基準の読み込み不足にある。

青本　商標法４６条の参考２には、
２＜後発的な公益的無効事由を理由とする無効審判の請求人適格＞無効審判を請求できる者は、当該商標登録を無効とすることに関して利害関係を有する者であるところ、後発的無効事由（４条１項１号から３号まで、５号、７号、１６号）を理由とする無効審判を請求できる利害関係人としては、４条１項１号から３号及び５号については外国の大使館や国際機関等、同７号については市民団体等、同１６号については商標権者の同業者等がその例として考えられる。

要するに、４６条1項５号は公益的理由の無効理由、同1号は私益的無効理由としている。併せて、平成１５年改正本等の読み込み不足であることを指摘しておく。

誤り。

根拠条文は、商標法４条１項６号が商標法４６条１項５号の無効理由に該当していないからです。

　商標登録後に、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものは無効理由から除かれているからです。
五 　商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているときは６号が抜けているから後発的に６号違反となった場合に利害関係人は請求できない。

この場合の利害関係人は６号の本人のみとなる。

274 大曽根太郎さんの誤りは、青本及び審査基準の読み込み不足にある。
また、商標法４条１項６号は、後発的な公益的無効事由を理由とすることはできないので、当然、この無効理由は、商標法４６条１項１号の無効理由となる。

平成22年の本試験の第7問の（ホ）の枝の問題文は、下記の通り。
商標登録がされた後であって、その登録商標が、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものとなっているとき、利害関係人は、そのことを理由として商標登録の無効の審判を請求することができる。

正しい。
根拠条文は、商標法４条１項６号が商標法４６条１項１号の無効理由に該当するからです。

商標法４条１項６号
六　国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
　
青本　商標法４６条の解説は、
　６号の立法趣旨はここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるもの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にある。

（審査基準）
四．第４条第１項第６号
　本号の規定に該当するような標章を一私人に独占させることは、事業団体等の権威を尊重するうえで好ましくないことになる。
（例）都道府県、市町村、都営地下鉄、都電、都バス、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等。
旧第２７類　指定商品「たばこ、喫煙用具、マッチ」
　　　　　　商品「ＯＬＹＭＰＩＣ」
旧第３４類　指定商品「原料繊維」
　　　　　　商品「万博
　　　　　　　　　ぱんぱく
　　　　　　　　　BAMPAKU」

鉈嘉一郎さんのこの場合の利害関係人は９号の本人のみとなる。
大曽根太郎さんのこの場合の利害関係人は６号の本人のみとなる。
上記実質一名の誤りは、論文基本レジメを勉強していないことにある。

商標登録無効審判の請求人は、論文基本レジメにより明らかです。以下、その内容をあげる。論文基本レジメの勉強を要請する。

【商４７】　商標登録の無効の審判について述べよ。
Ａ．審判の請求の要件
(1)請求人
　�@利害関係人でなければならないと解する。審判の準司法的争訟手続の性格から、民事訴訟における「利益なければ訴権なし」という原則が適用されるべきだからである。
　尚、現行法で「利害関係人」を削除した趣旨は、利害関係の争いによる審理の遅延を防止するためである。
　�A法人でない社団等で代表者等の定めがあるものも請求できる(準特6条1項3号)。実体法の制限枠外で社会活動を営み取引界にも登場しているからである。

平成22年の本試験の第7問の（ホ）の枝の問題文は、「商標登録がされた後であって、その登録商標が、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものとなっているとき、利害関係人は、そのことを理由として商標登録の無効の審判を請求することができる。」である。この問題を分析すれば次のように解される。
　民間人のa社が商標登録時には公益事業のマークが著名でなかったので、それと同一又は類似のものを商標登録出願して登録される場合があり得る。
　その登録後に民間人のa社が使用努力によりそのマークを著名にさせると後発的に６号に該当する事実が形成されることがありえる。
　しかし、このような場合に、公益事業マークの所有者はこのような商標登録を無効とする審判を請求できない。
　たとえ、公益事業マークの所有者はA社の登録後に自己のマークが著名になったとしても無効とする審判を請求できない。
　なぜならば、46条1項1号にも同5号にも該当しないからであり、両者間において出所の混同も生じないからである。

６号の趣旨は、主として出所混同防止であり、副次的に６号に掲げる者の権威の尊重であると考えます(平尾正樹・商標法142頁)。

鉈嘉一郎さんの誤りは、論文基本レジメを勉強していないことにある。

>しかし、このような場合に、公益事業マークの所有者はこのよ>うな商標登録を無効とする審判を請求できない。
>　たとえ、公益事業マークの所有者はA社の登録後に自己のマークが著名になったとしても無効とする審判を請求できない。
>　なぜならば、46条1項1号にも同5号にも該当しないからであ
>り、両者間において出所の混同も生じないからである。

商標登録無効審判の請求人は、論文基本レジメにより明らかです。以下、その内容をあげる。論文基本レジメの勉強を要請する。

【商４７】　商標登録の無効の審判について述べよ。
(4)無効理由
　�@46条1項各号に限定列挙したものに限られ、これらに該当しない限り無効審判により商標登録が無効とされることはない。即ち、商標登録の当然無効ということはない。
　�A15条の拒絶理由とほぼ同じである。本審判は、15条で本来的に拒絶されるべきものが誤って登録を受けた場合に、これを無効にするものだからである。
　　(a)但し、15条の拒絶理由のうち6条1項及び2項違反は無効理由ではない。方式的な事項の違反であり、一旦商標徒労苦があった以上は、その存続を認めても実害はないからである。
　　(b)一方、拒絶理由ではないが、無効理由であるものとして、以下のものがある。
　　　i)8条1項違反
　　　　8条1項違反で拒絶すべき場合は必ず4条1項11号違反になるから8条1項違反を拒絶理由としておく意味がないのに対し、これを無効理由にしておなかいと誤って後願が先に登録された場合にその後願に係る登録を無効にできないからである。
　　　ii)無権利者違反(46条1項3号)
　　　　審査の段階でこのようなことが問題とならないのに反し、一旦誤って無権利者に登録がされたものをそのままにしておくのは妥当ではないからである。
　　　iii)後発的事由(同4号、5号)
　　　　本来的な過誤登録ではなく、後発的にその商標権を存続させておくことは妥当でなくなった場合だからである。尚、後発的な公益的不登録事由(同5号)は、平成8年の法改正において、商標法条約13条(6)に対応するため、更新時における実体審査を行わないこととなり、これに伴い更新登録の無効審判も廃止されたので、その代替措置として追加されたものである。
　�B4条1項13号違反で商標登録され、その後、同号違反を理由として無効審判の請求があったが、その時には既に商標登録が効力を失った日から1年を経過している場合は、審判請求はできないと解される。瑕疵が治癒したと考えられるからである。
(5)請求期間
　�@商標権の設定の登録後であれば、当該商標権の消滅後も請求できる(46条2項)。消滅後に存続期間の侵害行為に対する損害賠償の請求がされる場合があるからである。
　�A但し、私益保護に関する規定を理由とする無効審判の請求については、原則として5年間の除斥期間が認められる(47条)。一定期間無効審判の請求がなかった場合に、その既存の法律状態を尊重し維持するために、瑕疵が治癒したものとするものである。
　尚、特許法で除斥期間が全て廃止されたのに対し、商標法においては旧法通りとされたのは、実体的に特許法が除斥期間を有することによる弊害が大きいのに対し、商標法にはそのような事態がなく、むしろ権利の安定化の点が重視されていることによるものと解される。

不利益行為をあげた条文　例特許法第9条（代理権の範囲）にある不利益行為の中で、
"請求,申請若しくは申し立ての取下げ"と言う箇所がありますが、この部分は直前の"特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ"と絡めて読むべきなのか、独立して読むべき（請求,申請,申し立て全般を指すと読む）かご存知の方が教えてください。
よろしくお願いいたします。

特許法２２条１項に
「決定、査定または審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、」
とありますが、謄本が送達していればその手続は完了しているように思えます。
この段階（謄本送達後）に手続を中断・受継が必要になる状況は、具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか？
ご教授よろしくお願いします。

特・実審査基準第�\部第２節８．前置審査図３を見ると、補正が不適法であり、補正前の出願に対する拒絶査定が妥当でなかった場合において、補正前の出願に対し、他の拒絶理由があったとき、矢印が長官報告へと続いていますが、この場合は拒絶理由通知はされないのでしょうか？１６３条２項では、前置審査において５０条を準用しているので、拒絶理由通知がされるように読めます。理解が間違っているのでしょうか？どうかご教示ください。

補正が不適法な訳ですから本来なら準用する53条1項で審判請求時の補正は却下されるべきものです（準用する50条但書では補正を却下するときは拒絶理由通知しなくてよいと規定されています）。
しかし前置審査では、164条2項に規定されているように、補正を却下して特許査定をする場合を除き補正の却下をしてはなりません。拒絶査定の判断に誤りがあったとしても補正前の出願に他の拒絶理由がある（特許査定できない）のですから、164条3項の規定に従って特許庁長官への報告という流れになります。
「補正が不適法」がポイントです。

別に間違えていない。
平成２１年度特許庁主催無料実務者向き説明会の
特許法等の審査基準の該当本文を読めばわかると思います。
平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト

回答ありがとうございます。
上記説明会該当本文を読みますと、『前置報告書に、補正前の出願に対する新たな拒絶理由を記載する』とあります。
前置報告書に新たな拒絶理由を記載して長官報告することが、１６３条２項にいう、前置審査において５０条を準用することになるのでしょうか？

平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
の「審判の現状と運用」の拒絶査定不服審判の第９節　前置
審査のページを読んでみてください。
これらの資料で足りない場合には、審判便覧の前置審査に関するページや特許庁ＨＰの前置審査に関するページをお読みください。